Les erreurs (simples) à éviter en matière du droit des marques

LANCER SA MARQUE ?
TROIS ERREURS SIMPLES Á ÉVITER

Le point de vue de la juriste

Dans le contexte du lancement commercial d’une gamme de produit, la marque joue un véritable rôle de vitrine.
Son rôle commercial sera d’attirer le client, de conforter à la gamme de produit et à son créateur un « capital sympathie », une curiosité.
Juridiquement parlant, le premier rôle de la marque est de distinguer les produits d’un créateur par rapport à ceux d’un autre créateur.
Il s’agit en réalité d’un signe de reconnaissance du produit vis-à-vis de ses pairs (dénomination ou logo) permettant de "remonter à l’entreprise" qui a mis le produit marqué en vente sur le marché.
Il s'agit d'une distinction d’un produit ou d'un service par rapport à tous les autres produits (ou services) avec lesquels il est en concurrence directe sur son marché.

Quand on lance sa marque, une multitude de pièges sont à éviter.
Ils sont l’affaire d’experts en la matière.
Nous avons choisi d'en déjouer trois, les plus communs, pour vous permettre de sécuriser votre lancement et éviter ces trois erreurs relativement communes.



PREMIÈRE ERREUR :
Méconnaitre la chronologie et les délais de la procédure liée à la marque
Pour être juridiquement valide et être enregistré en tant que marque, le signe choisi ou la dénomination se doit de répondre à un ensemble de conditions légales, dont les premières lois ont été éditées au XIXème siècle.
Une fois que la validité juridique a été analysée, il y a lieu d’effectuer une recherche d’antériorités. Celle-ci aura pour finalité de vérifier qu’aucun tiers n’est titulaire de droits préexistants, c’est-à-dire antérieurs. Sinon, on peut se retrouver contrefacteur de droits de tiers sans le savoir…ce qu’il faut bien sûr éviter.
Ce n’est qu’après que ces contrôles ont été diligentés, qu’on est en mesure de protéger sa marque pour une période de dix années. Cette période peut être renouvelée, de façon indéfinie, c’est-à-dire sans limitation dans le temps.
Dans les six mois du dépôt de la demande d’enregistrement, il y aura lieu de penser à protéger sa marque à l’étranger si on a une activité à l’étranger ou si l’on a des distributeurs ou des licenciés.



DEUXIÈME ERREUR :
Ignorer les conditions de validité juridiques de la marque
La condition déterminante et cruciale est que le signe choisi soit distinctif.
C’est une notion relativement difficile à appréhender par sa technicité. Seules des années de pratiques professionnelles et continues du droit des marques permettent d’y arriver pour les spécialistes que sont les Conseils en Propriété Industrielle.

Un signe distinctif permet au signe de se déparer du produit lui-même, on ne déposera pas la marque « table » pour des tables ou des meubles.

Mais l’analyse n’est pas toujours aussi simpliste. Il a par exemple été jugé par le TGI de Paris en 2018 (TGI PARIS 25/05/2018 : marque : PLANTATION) que la dénomination PLANTATION pour des alcools et notamment du Rhum était une marque valide car elle répondait à la condition du caractère distinctif, que son caractère descriptif était acceptable et qu’il constituait plutôt une évocation.

C’est a fortiori plus difficile lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère distinctif d’une marque européenne qui est valide sur l’entier territoire constitué par les 28 pays membres de l’Union européenne, le Brexit n’ayant pas encore eu lieu.
Lors de l’étude relative à la validité d’une marque européenne, il est tout à fait recommandé de vérifier la signification de la dénomination pressentie comme marque, dans les 24 langues de l’UE.

Ainsi, la dénomination VITA, qui signifie « blanc » en suédois, est-elle distinctive dans l’Union européenne pour des produits électroménagers dit « blancs » (machine à laver le linge, lave-vaisselle…) ?
Le Tribunal de l’Union Européenne TUE a répondu à cette question par le biais du jugement qu’il a rendu le 07/05/2019 (affaire T423/18); marque : VITA : certes, le mot a une signification en suédois (et en italien) mais il n’est qu’évocateur et non descriptif ; il a été reconnu distinctif et la marque VITA, validée.

La distinctivité de la marque s’étudie par rapport aux usages normaux du marché du produit en question, des consommateurs et clients du produit (B2B et B2C).
C’est donc par rapport à la « perception du public pertinent, le consommateur moyen des produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » que se fait l’étude de distinctivité d’une marque.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de Justice de l’UE le 12/09/2019 (affaire C541/18) ; marque : #DARF ER DAS ?).


Le signe doit être également non descriptif des valeurs ou propriétés attendues du produit. Mais il peut être évocateur du domaine d’activité, du contexte, de l’ambiance souhaitée ou des connotations que l’on souhaite apporter à sa marque (valeurs...).


TROISIÈME ERREUR :
Ne pas remplir les obligations post-enregistrement du titulaire de marque
Le titulaire d’une marque a des droits : le monopole d’exploitation, directe ou indirecte sur sa marque ; la défense de ce monopole par des actions administratives ou judiciaires.

Il a également des obligations :
• Surveillance pour éviter les forclusions par tolérance,
• Obligation d’usage pour éviter la déchéance pour défaut d’usage (CA PARIS 10/09/2019 ; Pôle 5, 1ère chambre ; marque JOURS DE France)
• Lutte contre la dégénérescence de sa marque (TUE Tribunal de l’Union Européenne 08/11/2018 ; T718/16 marque : SPINNING) …
Une fois la marque enregistrée, il y a lieu de gérer, de la surveiller, bref de la « faire vivre ».

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Le plus intéressant est de faire de sa marque une source de profit.
Ceci peut être effectué par le biais des contrats.
Voyons comment.

Il est tout à fait possible, notamment par le biais d’une marque, de créer un réseau de licenciés, en France en Europe ou dans le monde entier.
Les réseaux de franchise ont également comme base une marque et généralement un savoir-faire.

Dans ces situations, il sera crucial de faire rédiger un contrat de licence en bonne et due forme car les échanges de mails ne suffisent pas à prouver les engagements réciproques des parties.
Ceci a été rappelé par une décision de la Cour d’Appel de Paris (CA PARIS Pôle 5, 1ère chambre, 10/09/2019 confirmation de l’Ordonnance de référé du TGI de Paris du 21/12/2017 n° 2017/58780).
En l'espèce, une entreprise souhaitait prouver qu’elle bénéficiait d’une licence exclusive de marque sur son territoire.
Aucun contrat n'avait été signé avec le titulaire de la marque, une Joint-Venture dont elle était elle-même associée.
Les échanges de mails n’ont pas été considérés par les juges de la Cour comme étant suffisamment explicites pour que les volontés des parties soient clairement exprimées relativement à l’exclusivité de la licence.

Signez des contrats, ce sera plus facile pour tout le monde!


Le droit de la propriété industrielle et plus particulièrement le droit des marques est un droit relativement compliqué, complet, touffu, subtil.
Pour éviter d’effectuer des erreurs qui s’avéreraient beaucoup plus onéreuses qu'un accompagnement initial par un Expert, il est recommandé de se faire conseiller par des spécialistes de la question.

Cécile BARRIO